"日本特许厅说我们的商标和在先商标冲突,但只涉及我们申请的十几个商品中的两个。难道要等这两个解决了,其他商品才能注册吗?"
这是中国申请人和跨境电商卖家非常常见的情况。在日本,驳回理由通知往往只针对部分商品或服务,但只要驳回理由没有消除,整件申请都无法注册。对于需要注册号做平台品牌备案、或者想尽快打击仿冒的卖家来说,每个月都很关键。
本文由日本专利代理人(弁理士)叶野徹(BrandAgent特许事务所)为您讲解:只有部分商品被驳回时,日本可以使用的两种方法——通过补正删除商品和分案申请,以及各自适合的情况。
本文要点
- 为什么部分驳回会卡住整件申请
- 删除商品与分案申请的区别
- 分案的法定条件和时间限制
- 日本特许厅官费
- 急需注册的卖家如何更快拿到注册
部分商品被驳回,整件申请都会停下
日本一件商标申请可以指定多个类别、多个商品或服务,但审查结论(查定)每件申请只有一个。例如审查员认为"包"与在先商标近似,而"服装""鞋"没有问题,那么只要"包"的驳回理由没有消除,或者没有把"包"从申请中删除,服装和鞋也无法注册。
与中国不同,日本没有"部分驳回、其余初审公告"的做法,需要申请人自己通过补正或分案来处理。答复驳回理由通知的期限以通知书记载为准;根据日本特许厅《方式审查便览》,在外者原则上为3个月,日本国内居住者为40天。期限内请求可延长1个月(官费2,100日元),期限届满后请求可延长2个月(官费4,200日元),但期限内已提交意见书的不能再申请期满后延期。
方法一:通过补正删除被驳回的商品
最简单的方法是提交手续补正书,删除审查员指出的商品。如果驳回理由只涉及这些商品,删除后理由即消除,其余商品可以进入核准注册。
- 优点:最快、最省钱。日本特许厅收费表中没有列出商标补正的官费。
- 缺点:删除的商品无法恢复。补正不能增加商品或扩大范围,以后需要时只能重新申请,申请日也会更晚。
如果被驳回的是"以防万一"加上、实际并不销售的商品,删除是合理的选择。
删除范围原则上应限于审查员指出的商品。删得过多,会连本来可以保住的商品也一起失去。如果只是某个概括性表述中的一部分有问题,有时也可以把该表述改写成具体商品,只去掉有问题的部分。删到什么程度,需要把通知书中的引证商标和指定商品逐一对照后判断。
方法二:分案申请
如果被驳回的商品对业务也很重要,可以把这些商品分出去作为新的申请(分案申请)继续争取,原申请(母申请)只保留没有问题的商品,先行注册。
根据日本《商标法》第10条及日本特许厅的说明,合法分案需满足以下条件:
- 母申请处于审查、审判或再审中(或针对驳回审决的诉讼正在法院审理中);
- 母申请的申请费已经缴纳(2018年6月9日起施行的修改所增加的条件);
- 分案申请的商标与母申请相同;
- 分案申请的商品/服务属于分案前母申请指定商品/服务的一部分;
- 提交分案申请的同时,通过补正从母申请中删除这些商品/服务。
满足条件的,分案申请视为在母申请的申请日提出,可以保住相对于在后申请人的在先地位。不满足条件的(例如没有同时提交删除补正),特许厅会通知申请日不能追溯。
另外,日本《商标审查基准》规定,即使是类似商品审查基准中属于同一概括表述的商品,也可以按具体商品分案。
分案之后
母申请去掉了有问题的商品,可以进入核准注册。分案申请另行审查,可以提交意见书反驳、等待在先商标失效、对未使用的在先商标提起不使用撤销审判,或与在先商标权人协商。您急需的注册不会被这些程序拖住。
时间:在审查结论出来之前分案
- 最佳时机:在答复驳回理由通知(意见书、补正书)的同时提交分案申请。
- 收到核准注册决定后:申请已不处于审查中,原则上不能再分案。注册费需在收到核准注册决定后30天内缴纳,仅收到核准决定还不产生商标权。
- 收到驳回决定后:需先通过提起驳回决定不服审判等方式使申请重新处于审理中,才能分案。
注册之后还有另一种程序——"商标权的分割"(官费30,000日元),是把已注册的权利按商品/服务拆分,主要用于部分转让或许可,并不是用来克服驳回的。
日本特许厅官费
| 程序 | 官费 |
|---|---|
| 删除商品的补正 | 收费表未列出商标补正费 |
| 分案申请 | 作为新申请的申请费:3,400日元+8,600日元×类别数 |
| 注册费(10年) | 32,900日元×类别数(每件获准注册的申请分别缴纳) |
| 延长答复期限 | 期限内2,100日元/期满后4,200日元 |
| 商标权的分割(注册后) | 30,000日元 |
母申请和分案申请分别注册,如果同一类别同时保留在两件申请中,该类别的注册费要交两次。被驳回的商品和保留的商品在同一类别时,请把这一点也考虑进去。
举例:跨境电商品牌
某海外品牌在一个类别中指定"包、钱包、伞",审查员只针对"钱包"引用了在先商标(虚构示例)。卖家主营包,急需注册:
- 不打算卖钱包:补正删除"钱包",以包和伞进入注册。
- 钱包也是今后的重点:把"钱包"分案出去(保留原申请日),同时从母申请中删除。母申请先注册,钱包的争议在分案申请中继续。
※驳回理由是否只限于特定商品,要看通知书的具体内容。
与电商平台品牌备案的关系
亚马逊日本站的品牌注册页面说明,某些情况下可以用申请中的商标注册,并需要提供商标局发出的申请号或注册号。但在日本能够行使权利的是已注册的商标权。通过删除或分案处理问题商品、让主力商品尽快注册,往往才是实际目标。平台规则会变化,请以最新指南为准。
马德里指定日本的申请不能分案
根据日本《商标审查基准》,《商标法》第10条的分案不适用于国际商标申请(马德里途径指定日本)。指定日本的部分商品被临时驳回时,可以通过补正缩减商品,但不能分出去作为另一件申请,答复时还需要日本代理人。如果重视在日本的灵活应对,建议考虑直接向日本申请。
如何从一开始避免部分驳回
- 申请前检索:知道哪些商品有风险,就可以一开始不指定或单独申请。
- 只指定实际销售的商品:"以防万一"的商品越多,冲突可能越大。
- 主力商品与有风险的商品分开申请:重视速度时很有效。
- 考虑加快审查:符合条件时,可将约9~12个月的审查缩短到约2~3个月。
费用参考
日本特许厅官费:申请费3,400日元+8,600日元×类别数;注册费(10年)32,900日元×类别数。BrandAgent新申请代理费:申请时每类25,000日元,注册时每类25,000日元(不含日本消费税)。委托申请即免费检索,咨询和报价免费。驳回答复和分案申请的代理费请联系我们免费报价。我们可以用中文、英文沟通,支持PayPal(日元)或银行汇款付款。
常见问题
- Q. 删除的商品以后还能加回来吗?
A. 不能。补正不能增加商品或扩大范围,只能重新申请。 - Q. 分案申请能保留原申请日和优先权吗?
A. 满足条件的,视为在母申请的申请日提出。不能追溯时特许厅会发出通知。 - Q. 收到核准注册决定后还能分案吗?
A. 原则上不能。请在答复驳回理由通知时就决定是否分案。 - Q. 原来是其他代理机构申请的,可以只委托你们答复吗?
A. 可以。我们会查看通知书,建议删除、分案还是反驳。所有案件均由日本专利代理人本人亲自办理,BrandAgent商标申请代理超过4,000件。
本文总结
- 部分商品有驳回理由,整件申请都无法注册。
- 不重要的商品通过补正删除——快、无官费,但不可恢复。
- 重要的商品分案出去:保留原申请日,母申请先行注册。
- 分案须在申请审理中进行,最好与答复同时提交。
- 马德里指定日本不能分案,直接申请更灵活。
日本商标收到部分驳回?
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BrandAgent特许事务所(日本京都)
日本专利代理人 叶野徹
商标申请代理超过4,000件
