"我们在中国是驰名商标,日本有人抢注,能不能直接用知名度把它打掉?""日本有没有驰名商标认定?""在日本只注册了一个类别,别人在其他类别用我们的品牌怎么办?"
很多中国品牌在国内已经家喻户晓,在海外也有一定知名度。但到了日本,知名度能起多大作用,取决于日本商标法的具体规定和证据。日本没有中国那种"驰名商标认定"程序,知名度是在审查、异议、无效等具体程序中逐案判断的。另一方面,日本有一个中国没有的制度——防护标章注册。
本文由日本专利代理人(弁理士)叶野徹(BrandAgent特许事务所)为您讲解:日本商标法如何保护周知、著名商标,"在日本有名"需要什么证据,以及与中国驰名商标认定的区别。
本文要点
- 保护知名商标的三条主要规定:第4条第1款第10项、第15项、第19项
- "在外国有名"什么时候有用
- 防护标章注册:要件、官费、期间
- 日本如何判断知名度,需要准备什么证据
- 与中国驰名商标认定的区别
日本保护知名商标的三条主要规定
日本商标法第4条第1款列举了不能注册的商标,其中与知名商标关系最密切的是以下三项。它们既是审查员驳回他人申请的理由,也是您提出信息提供、异议或无效审判的依据。
| 条款 | 知名度范围 | 商品范围 | 其他要件 |
|---|---|---|---|
| 第10项(周知商标) | 日本国内需要者 | 相同或类似商品 | — |
| 第15项(出处混淆) | 在日本的知名度(不必全国) | 不类似的商品也可 | 有混淆之虞 |
| 第19项(不正目的) | 日本国内或外国 | 不限 | 以不正目的使用 |
第10项:在日本需要者之间广为人知
根据日本特许厅商标审查基准(日文),这里的"需要者"既包括最终消费者,也包括交易者;不要求全国知名,在某一地区广为人知也可以。但关键是:必须在对方申请时已经在日本国内的需要者之间广为人知。对于主要在海外使用的商标,在外国的知名度、向多个国家出口等事实会被考虑,但只在中国有名本身并不够。
第15项:商品不类似也可能混淆
日本特许厅的审查基准说明,这里的"混淆"包括广义混淆:消费者即使不认为商品来自您本身,但误认为来自与您有经济或组织关系的企业,也属于混淆。即使商品互不类似,只要可能造成出处混淆,也适用本项。判断时综合考虑知名度(不必全国)、商标是否为臆造词或有独特构成、是否为企业的主商标(house mark)、业务多元化的可能性、商品之间的关联、需要者是否共通等。
第19项:对中国品牌最有用的一项
第19项适用于与"在日本国内或外国需要者之间广为人知"的商标相同或近似、并以不正目的使用的商标。根据日本特许厅审查基准:
- 外国商标只要在一个外国知名即可,不要求多个国家;在外国知名时,不需要证明在日本的知名度。
- 不正目的的判断因素包括:品牌的知名度、是否为臆造词、品牌方是否有进入日本市场的具体计划、对方是否曾要求收购商标或签订代理合同、是否意在阻止品牌方进入日本等。
- 与在外国(一个以上国家)知名或在日本全国知名的臆造商标相同或极其近似时,会推定有不正目的。
- 典型例子:抢先注册在日本尚未注册的外国知名商标,以便高价卖给品牌方、阻止其进入日本或强迫签订代理合同。
因此,对于"在中国很有名、但在日本还没卖"的品牌,第19项往往是对抗抢注的主要依据。不过它要求同时证明"在外国知名"和"不正目的",证据准备的工作量不小。
判断时间点
日本商标法第4条第3款规定,申请时不属于第10项、第15项、第19项等的商标,不适用这些规定。换句话说,知名度要以对方申请时为准。对方申请之后您的品牌才出名,原则上无法据此主张。
防护标章注册:把保护扩展到不类似的商品
日本商标法第64条规定了防护标章注册。根据日本特许厅审查基准(日文):
- 前提:您已在日本注册商标,且该注册商标作为表示您指定商品或服务的标志在需要者之间广为人知——审查基准说明这里指全国性的认知。
- 要件:他人在您的指定商品(及类似商品)以外的商品或服务上使用该标志时,可能与您的业务发生混淆。
- 标志:必须与原注册商标相同(仅缩放比例不同可以)。
- 判断因素:使用开始时间、期间、地域和商品范围;广告宣传的程度;企业规模和营业情况;过去审决或判决是否已认定其著名等。
防护标章注册的存续期间为自注册之日起10年,可以申请更新,但更新时如已不符合第64条的要件会被驳回。官费方面,根据日本特许厅手续费一览:防护标章注册申请(或更新申请)6,800日元+每类17,200日元,防护标章注册费每类32,900日元,更新注册费每类37,500日元。
需要注意的是,防护标章要求的是"在日本全国知名",门槛很高。对刚进入日本市场的中国品牌来说,更现实的做法是在需要的类别上直接注册商标。
"在日本有名"需要什么证据?
无论是第10项、第15项、第19项还是防护标章,知名度都要用证据证明。可以参考上述审查基准列出的因素准备:
- 使用事实:在日本开始销售的时间、销售期间、销售地区和渠道(实体店、日本亚马逊、乐天、Qoo10等),附日期的商品页面和照片。
- 销售规模:在日本的销售额、销量、市场份额(最好有第三方资料)。
- 宣传广告:在日本的广告投放、展会、媒体报道、社交媒体关注数等。
- 海外知名度(第19项):在中国等国家的注册证、销售数据、排名、媒体报道、获奖记录,以及向多个国家出口的资料。
- 过去的认定:日本的审决、异议决定或判决中已认定知名的,会被充分考虑。
中文资料提交给日本特许厅时需要附日文译文。证据最好平时就按时间顺序整理好,等到发现抢注再从头收集,往往来不及。
与中国驰名商标认定的区别
在中国,驰名商标通常是在具体案件中、根据当事人的请求按需认定的,认定结果只对该案件有效。日本也没有独立的"驰名商标认定"申请程序,知名度同样是在审查、异议、无效审判、诉讼等具体程序中逐案判断。区别在于:
- 中国的认定不会自动在日本生效。中国的驰名商标认定可以作为海外知名度的证据之一,但日本特许厅会根据日本法独立判断。
- 日本有防护标章制度,可以把全国著名的注册商标的保护以注册形式扩展到不类似的商品。
- 日本按条款区分知名度要求:第10项看日本国内知名度,第19项可以是外国知名度,防护标章要求日本全国知名。
不要把希望全押在知名度上
日本实行申请在先原则。用知名度对抗抢注,需要大量证据、时间和费用,而且结果并不确定。最可靠的保护是在进入日本市场之前,就在主要类别上注册品牌的文字、片假名和标志。知名度规定是"保险",不是"主保护"。
费用参考
日本商标注册的官费:申请时3,400日元+每类8,600日元;注册时(10年)每类32,900日元。BrandAgent代理费:申请时每类25,000日元、注册时每类25,000日元(不含日本消费税)。委托申请即免费检索,咨询和报价免费。防护标章注册、异议申请、无效审判等按案件单独报价,欢迎免费询价。
常见问题
- Q. 我们是中国驰名商标,在日本被抢注可以直接撤销吗?
A. 不能直接撤销。需要在日本的异议或无效审判中,依据第4条第1款第19项等条款,用证据证明知名度和不正目的。中国的认定可以作为证据之一。 - Q. 还没在日本销售,第10项能用吗?
A. 第10项要求在日本国内知名,一般较难。可以考虑第19项(外国知名+不正目的)。 - Q. 防护标章适合我们吗?
A. 防护标章要求已有日本注册且在日本全国知名,门槛很高。大多数中国品牌更适合先在必要类别上注册商标。 - Q. 可以用中文沟通吗?
A. 可以。我们的商标申请代理已超过4,000件,所有案件均由日本专利代理人本人亲自办理,支持PayPal(日元)或银行汇款付款。
本文总结
- 第10项保护在日本国内知名的商标(地区知名也可),限于相同或类似商品。
- 第15项可以覆盖不类似商品,关键是有无出处混淆之虞。
- 第19项可依据外国(一个国家即可)的知名度,但需要不正目的。
- 防护标章要求日本全国知名,存续10年,可更新。
- 日本没有独立的驰名商标认定程序;最可靠的保护是尽早在日本注册。
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BrandAgent特许事务所(日本京都)
日本专利代理人 叶野徹
