商標のライセンス契約とは？専用使用権と通常使用権の違い・登録・契約書のポイントを弁理士が解説

悩んでいる方

海外ブランドの日本代理店になったけど、商標のライセンス契約って何を決めておけばいいの？

こうした疑問にお答えします。

海外ブランドを日本で展開するとき、ブランドオーナー自身がすべてを行うことはまれです。輸入代理店、販売店、フランチャイジー、OEMメーカー、日本法人などがブランドを使い、商品を販売します。そこで必要になるのが商標のライセンス（使用権の許諾）です。

海外本社から届く英文の契約書には「Exclusive License」と書かれていることがよくあります。ところが日本の商標法には独自の2種類の使用権があり、その一つは特許庁に登録しなければ効力が生じません。欧米や中国の感覚で作られた契約書のままでは、日本ではすき間ができることがあります。

この記事では、海外のブランドオーナーからの商標案件を多く扱う特許事務所BrandAgentの弁理士・叶野徹が、専用使用権と通常使用権の違い、特許庁への登録、契約書で決めておくべきこと、そして「誰が日本の商標権者になるべきか」を解説します。

まず日本での商標登録が前提

商標のライセンスは、登録商標を使用する権利を許諾するものです。使用権の登録も商標権に対して行うため、まずは日本で商標登録を受けておく必要があります。日本に住所・営業所がない外国企業・外国人は、出願から登録後の手続まで日本の弁理士を通じて行います。通常の審査期間はおおむね9〜12か月ですので、代理店での販売開始より前に出願しておくのが理想です。

日本の使用権は2種類

専用使用権：登録しないと効力が生じない

専用使用権は、設定した指定商品・地域・期間の範囲内で、登録商標の使用を専有できる強い権利です。特許庁の方式審査便覧でも、専用使用権は設定登録が効力発生要件であるとされています。契約書にどう書いてあっても、登録していなければ専用使用権は成立しません。

また特許庁は、専用使用権が設定されると、設定された範囲では商標権者自身も使用できなくなると注意を促しています。ブランドオーナーが自社のECサイトやAmazonで直販を続ける場合は、範囲の切り方に注意するか、通常使用権を選ぶことになります。

通常使用権：契約で成立、登録は第三者対抗のため

通常使用権は契約によって成立し、複数の相手に許諾することもできます。当事者間では登録しなくても有効です。ただし、特許の通常実施権では登録なしで後の特許権取得者にも対抗できる「当然対抗制度」が導入された一方、商標の通常使用権には導入されず、登録対抗の仕組みが維持されています。商標権が第三者に譲渡されたときにもライセンスを維持したい場合は、通常使用権を登録しておく必要があります。

英文契約の「Exclusive License」に注意

海外本社との契約書で「日本における独占的ライセンス」と定めていても、専用使用権として登録していなければ、法的には通常使用権に「ほかの者には許諾しない」という契約上の約束が付いたものにとどまります。その約束はブランドオーナーを拘束しますが、登録された権利ではありません。日本の代理店側としても、どちらの形にするのかを意識して契約で明記しておきましょう。

特許庁への使用権の登録手続

特許庁の手続案内（専用使用権設定登録申請／通常使用権設定登録申請）によると、主なポイントは次のとおりです。

• 申請書には範囲として、地域（日本国内に限られます）、期間（商標権の存続期間を超えることはできません）、内容（対象となる指定商品など）を記載します。
• 使用権の設定を証する書面（契約証書や許諾証書）を提出し、書面上で契約者双方の意思が確認できることが必要です。
• 外国語の書面は、原文に加えて日本語の訳文の提出が必要です。
• 商標権が共有の場合は、他の共有者の同意書が必要です。

登録免許税は、専用使用権・通常使用権の設定登録とも1件につき30,000円です（特許庁 登録免許税一覧）。ロイヤルティなどの商業条件を含む本契約書ではなく、登録に必要な事項だけを記載した簡潔な許諾証書を別途作成して提出する方法もよく使われます。

ライセンス契約書のチェックリスト

• 対象商標と登録番号：カタカナ版やロゴ版を含め、日本の登録をすべて列挙する。
• 使用権の種類：専用使用権（登録する）か通常使用権か。再許諾（サブライセンス）の可否。
• 範囲：商品・役務、地域、販売チャネル（ECモールなど）、期間。
• 品質管理：製品基準、パッケージや広告の事前承認、検査の権利。
• 使用態様：登録どおりの表示、®表示、ロゴの改変禁止。
• 使用報告：写真・請求書・商品ページなどの定期報告（使用の証拠にもなります）。
• 使用権者による出願の禁止：同一・類似の商標やドメインを自社名義で出願しない、出願した場合は移転する。
• 権利行使：模倣品・ECモールの監視と対応を誰が行い、費用を誰が負担するか。
• 登録手続：登録申請・登録免許税の負担と、契約終了時の抹消登録への協力義務。
• 契約終了時：在庫の販売期間、使用の停止、販促物の返還、出品の削除。
• 準拠法・言語：英文・中文の契約なら、特許庁に出す日本語訳を誰が用意するか。

ロイヤルティの税務や独占禁止法などの論点は、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。この記事では商標の観点に絞って解説しています。

使用権者の使用でも不使用取消を防げる

継続して3年以上日本国内で使用されていない登録商標は、誰でも取消しを請求できます（商標法50条・不使用取消審判）。特許庁によると、ここでの使用は商標権者・専用使用権者・通常使用権者のいずれかによるもので、外国での使用は含まれず、使用の立証責任は商標権者側にあります。

海外ブランドが日本では代理店やOEM先を通じてしか販売していない場合、この点が重要になります。特許庁は、使用権者の使用を主張するときは使用権の存在も立証する必要があるとし、使用権者から定期的に使用状況の報告を受けることを勧めています。簡単なものでも書面のライセンス契約を交わし、代理店の請求書・パッケージ写真・商品ページなどを保存しておけば、不使用取消への備えになります。

品質管理を怠ると登録が取り消されることも

商標法53条では、専用使用権者や通常使用権者が、商品の品質の誤認や他人の商品との混同を生じさせる使用をしたとき、商標登録が取り消される場合があります。特許庁の審判便覧では、この規定は使用権者の故意を要件としていないと説明されています。使用権者の実際の使い方を定期的に確認することは、ブランドイメージだけでなく登録そのものを守ることにもつながります。

誰が日本の商標権者になるべきか

日本の代理店が「手続はこちらでやっておきます」と自社名義で出願するケースは少なくありません。しかし代理店名義で登録されたまま取引が終わると、ブランドオーナーは自社ブランドを日本で使うのに代理店の協力が必要になってしまいます。

商標法53条の2には、パリ条約の同盟国で商標の権利を持つ者の代理人・代表者が、正当な理由なく無断で商標登録をしたときに、その取消しを請求できる制度があります。ただし審判便覧によると、商標権の設定登録の日から5年を経過すると請求できませんし、審判の手間もかかります。トラブルを防ぐには次のような整理が基本です。

• ブランドオーナー名義で出願し、代理店・OEM先には使用権を許諾する。
• 日本法人名義にするのは、日本事業を長期的に担う場合に合理的。グループ内の方針を書面で決めておく。
• すでに代理店名義で出願・登録している場合は、関係が良好なうちにブランドオーナーへの移転を話し合っておく。

日本の代理店・輸入元の立場からも、名義と契約終了時の扱いをはっきりさせておくことは、長期的な信頼関係につながります。

費用の目安

商標登録の特許庁費用は、出願時3,400円＋区分数×8,600円、登録時（10年）区分数×32,900円です。弊所の手数料は出願時1区分25,000円、登録時1区分25,000円（税別）で、ご依頼いただいた場合の事前調査は無料、ご相談・お見積りも無料です。使用権の登録手続は個別にお見積りしますので、お気軽にお問い合わせください（登録免許税は1件につき30,000円）。

よくある質問

• Q. 通常使用権は必ず登録しなければいけませんか？
  A. いいえ、契約で成立します。商標権を後から取得した者にも効力を及ぼしたい場合に登録が必要です。
• Q. 代理店の販売で、不使用取消を防げますか？
  A. 使用権者の使用も使用にあたります。使用権の存在と使用の両方を証明できるよう、書面の契約と使用の証拠を残しておきましょう。
• Q. 英文の契約書をそのまま登録に使えますか？
  A. 外国語の書面には日本語訳文の提出が必要です。登録用に簡潔な許諾証書を作るほうが手続はスムーズです。
• Q. 海外本社とのやり取りも任せられますか？
  A. はい。英語・中国語で本社と直接やり取りできます。お支払いはPayPal（日本円）または銀行振込に対応しています。

まとめ

• 専用使用権は登録しないと効力が生じず、設定範囲では商標権者自身も使えなくなります。
• 通常使用権は契約で成立し、登録すると後の商標権取得者にも効力を及ぼせます。
• 登録には範囲（日本国内・期間・商品）、許諾を証する書面、日本語訳、登録免許税1件30,000円が必要です。
• 使用権者の使用も不使用取消の対策になります。契約書と使用報告を残しましょう。
• 商標はブランドオーナー名義で取得し、代理店にはライセンスする形が基本です。

弊所は商標出願の代理実績4,000件超、すべての案件を弁理士本人が担当しています。海外ブランドのライセンスや日本での権利者の決め方でお悩みの方は、特許事務所BrandAgentまでお気軽にご相談ください。