商標の拒絶査定が届いたら？拒絶査定不服審判の期限・費用・分割出願などの対応策を弁理士が解説

悩んでいる方

商標出願に「拒絶査定」が届いた…。もう登録はあきらめるしかないの？

こうした疑問にお答えします。

拒絶理由通知に意見書を出したのに、特許庁から「拒絶査定」が届いてしまった――。海外ブランドの日本法人や輸入代理店のご担当者からは、「本国から『日本の登録はどうなった？』と聞かれて困っている」「すでにAmazonで販売を始めている」といったご相談をよくいただきます。

拒絶査定は審査段階の最終判断ですが、それで終わりとは限りません。拒絶査定不服審判を請求して争うことができますし、指定商品の補正や分割出願、コンセント（同意）、引用商標の不使用取消など、登録につなげる道はほかにもあります。

この記事では、海外の出願人からの商標案件を多く扱う特許事務所BrandAgentの弁理士・叶野徹が、拒絶査定を受けたときに取るべき対応を、期限・費用・選択肢の順に解説します。

拒絶理由通知と拒絶査定はまったく別物

商標の審査では、審査官がまず拒絶理由通知を送ります。これに対して意見書や手続補正書で反論・補正をすることができます。それでも拒絶理由が解消しないと判断された場合や、応答しなかった場合に出されるのが拒絶査定です。

拒絶査定は審査段階の最終判断なので、この後は審査官に意見書を出すことはできません。同じ出願で登録を目指すには、特許庁に拒絶査定不服審判を請求し、審判官の合議体にあらためて判断してもらうことになります。

なお、日本国内に住所・営業所がない外国企業・外国人が出願人の場合、審判請求も日本の代理人（弁理士）を通じて行う必要があります。出願時と別の事務所に依頼することも可能で、委任状をいただければ審判から引き継げます。

請求期限は「拒絶査定の謄本の送達日から3か月」

商標法44条により、拒絶査定不服審判は拒絶査定の謄本の送達があった日から3か月以内に請求しなければなりません。特許庁の審判便覧によると、この期間は国内居住者・在外者とも3か月で、在外者向けの延長はありません。特許の拒絶査定不服審判では在外者に職権で1か月の延長がありますが、商標にはこの扱いがない点に注意が必要です。

• 起算日は日本での送達日：海外の代理人から転送されてきた日ではありません。
• 海外とのやり取りに時間がかかる：本国の決裁が必要な案件は、期限の2〜3週間前には方針を決めておきましょう。
• 期限を過ぎると原則として審判は請求できない：新規出願からやり直すことになり、出願日も新しくなります。

※期間の一覧は特許庁 審判便覧で確認できます。

審判請求の費用（特許庁に払う印紙代）

審判請求の手数料は15,000円＋区分数×40,000円です（特許庁 産業財産権関係料金一覧）。

※特許庁の手数料のみ。代理人費用は別途です。

手数料は審判請求する区分数で決まります。特許庁のFAQでは、拒絶査定時は2区分でも、審判請求と同日に区分の数を減らす手続補正書を提出すれば、減らした区分数で審判請求できると案内されています。問題になっていない区分を削除しても構わない場合は、1区分あたり40,000円を節約できます。

審判段階でできる補正・できない補正

審判に係属している間は、拒絶理由を解消するために指定商品・指定役務を補正できます。ただし、商標審査基準では次のように線引きされています。

• できる補正：指定商品・役務の削除や範囲の減縮、誤記の訂正、不明瞭な記載を明瞭にすること。包括表示をその中に含まれる個別の商品に改めることも可能です。
• できない補正：商標そのものの変更（文字や図形の追加・削除、色の変更など）や、指定商品の変更・拡大（類似する商品への変更も含む）。これらは「要旨の変更」として認められません。

先行登録商標との類似（4条1項11号）による拒絶は、指定商品の一部だけが重なっていることがよくあります。日本で実際に扱わない商品であれば、重なる商品を削除するだけで拒絶理由が解消することもあります。一方、ロゴを変えたいのであれば新規出願が必要です。

分割出願で「問題のない商品」だけ先に登録する

拒絶された商品もあきらめたくないが、残りの商品だけでも早く登録証がほしい――ECモールのブランド登録などでよくある状況です。この場合に使えるのが分割出願（商標法10条）です。分割した新たな出願は、もとの出願の時にしたものとみなされます。

商標法10条では、分割は出願が審査・審判・再審に係属している場合（または拒絶審決に対する訴えが裁判所に係属している場合）にできるとされています。拒絶査定の後は審査に係属していないため、実務上は審判請求と同時、または審判請求後に分割を行います。典型的な進め方は次のとおりです。

• 審判を請求し、拒絶理由にかかる商品を一方の出願に残すように分割する。
• もう一方の出願からは問題の商品を削除し、先に登録を目指す。
• 問題の商品については、審判で引き続き争う。

分割した出願にはそれぞれ出願手数料がかかるため、単に商品を削除する場合と費用対効果を比べて判断します。なお、マドプロの国際商標登録出願では分割出願の規定は適用されません（商標法68条の12）。

審判以外の選択肢

コンセント（先行商標権者の承諾）

商標法4条4項の新設により、先行登録商標と類似する商標でも、先行商標権者の承諾があり、かつ混同を生ずるおそれがない場合は併存登録が認められるようになりました。改訂審査基準は2024年4月1日以降の出願に適用されます。承諾書があれば必ず登録されるわけではなく、混同のおそれがないことも審査されるため、合意内容や資料の準備が重要です。

先行商標権者との交渉

コンセントが使えない場合でも、先行登録の譲受けなど、相手方との交渉によって解決を図ることがあります。ただし、相手方の協力が前提で、スキームによってはリスクもあるため、個別に検討が必要です。

引用商標の不使用取消審判

引用された先行商標が日本で使われていない可能性があるなら、不使用取消審判（商標法50条）も有力です。継続して3年以上、日本国内で商標権者・使用権者のいずれも使用していない登録商標は、誰でも取消しを請求でき、使用の立証責任は商標権者側にあります。引用商標が取り消されれば、拒絶の根拠がなくなります。まずは使用状況の調査から始めます。

新規出願

識別力がない（商品の内容をそのまま表す言葉など）として拒絶された場合は、ロゴと組み合わせるなど識別力のある形で新規出願したほうが早いこともあります。審判と並行して出す方法もあります。

マドプロで日本指定が拒絶された場合

マドプロ（国際登録）で日本を指定した場合、特許庁はまずWIPOを通じて暫定拒絶通報を送ります。意見書や補正書を出すには、日本国内の代理人を選任しなければなりません。特許庁の商標審査便覧によると、国内に代理人がいない国際商標登録出願人には、査定の謄本の送達などを出願人本人に直接行います。海外の本社に郵送された拒絶査定の送達日から3か月が進行するため、本社で書類が止まっていないか確認が必要です。

審判の進め方は国内出願と同様で、審判係属中に指定商品の補正もできます。大きな違いは分割ができない点です。一部の商品だけ早く登録したい場合は、商品の削除や日本への直接出願を検討します。

審判で結果を出すためのポイント

• 前回の意見書の繰り返しにしない：全体の印象、日本での称呼、取引の実情など、新しい観点を探します。
• 証拠を出す：識別力が問題なら、日本での販売実績・広告・報道などが重要です。海外での使用だけでは弱くなりがちです。
• 指定商品の絞り込みと組み合わせる：日本で扱わない商品を外すだけで、主張がぐっと通りやすくなることがあります。
• 並行して手を打つ：不使用取消や新規出願は、審判の係属中にも進められます。

審判でも拒絶が維持された場合は、審決取消訴訟を知的財産高等裁判所に提起できます。審判便覧によると出訴期間は審決謄本の送達日から30日で、在外者には90日の附加期間があります。

よくある質問

• Q. 拒絶理由通知に応答していなくても審判請求できますか？
  A. できます。拒絶査定の謄本の送達日から3か月以内であれば、審査段階で応答していなくても審判を請求できます。
• Q. 審判の途中でロゴを変更できますか？
  A. できません。商標の変更は要旨の変更にあたります。変更後のロゴは新規出願が必要です。
• Q. 1区分だけ審判したい場合、全区分の手数料が必要ですか？
  A. 審判請求と同日に区分を減らす手続補正書を出せば、減らした区分数で審判を請求できます。
• Q. 出願は別の事務所でしましたが、審判から依頼できますか？
  A. 可能です。委任状と審査段階の書類をご用意いただければ引き継げます。

まとめ

• 拒絶査定不服審判は、謄本の送達日から3か月以内。在外者でも延長はありません。
• 印紙代は15,000円＋区分数×40,000円。審判請求と同日に区分を減らせば費用を抑えられます。
• 審判中も指定商品の削除・減縮はできますが、商標そのものは変更できません。
• 分割出願（国内出願のみ）で、問題のない商品を先に登録する方法があります。
• コンセント（2024年4月以降の出願）、不使用取消、新規出願もあわせて検討しましょう。

弊所は商標出願の代理実績4,000件超、すべての案件を弁理士本人が担当しています。審判の費用は案件ごとに無料でお見積りしますので、拒絶査定が届いてお困りの方は特許事務所BrandAgentまでお気軽にご相談ください。