"我们在日本发现了仿冒品,可以用实用新型发警告函吗?""实用新型技术评价书是什么?""日本实用新型还能转成专利吗?"
日本实用新型注册快、费用低,但用它来打击侵权的规则与专利有很大不同。很多海外权利人直到想在日本亚马逊或日本经销渠道下架仿冒品时,才发现这一点。本文由日本专利代理人(弁理士)叶野徹(BrandAgent特许事务所)为您讲解实用新型技术评价书、日本实用新型法规定的维权风险,以及实用新型与专利之间的转换方法。
※官费以日本特许厅收费标准为准(2026年11月确认)。
本文要点
- 实用新型技术评价书是什么,谁可以请求
- 评价书的官费
- 维权前必须进行的警告(第29条之2)
- 实用新型被宣告无效时的赔偿责任(第29条之3)
- 实用新型转专利、专利申请转实用新型
什么是实用新型技术评价书
日本实用新型不审查新颖性和创造性就予以注册,所以仅凭"已注册"无法判断这项权利在被挑战时能否站得住。
实用新型技术评价书正是为此设立的制度。提出请求后,日本特许厅审查员会检索现有技术文献,评价已注册的方案是否具备新颖性、创造性等要件,并出具评价书。可以把它理解为审查员对权利有效性的客观意见。评价书并不是确定权利有效或无效的决定,但它是日本法律规定的、行使实用新型权之前必须具备的文件。
谁可以请求、什么时候可以请求
技术评价任何人都可以请求,不限于权利人,而且没有时间限制。例如,收到竞争对手基于实用新型发出的警告函的企业,也可以请求技术评价,以确认对方权利是否真正有效。第三方提出请求时,日本特许厅会通知权利人。
官费
| 权利要求数 | 请求费(42,000日元 + 1,000日元 × 权利要求数) |
|---|---|
| 1 | 43,000日元 |
| 3 | 45,000日元 |
| 5 | 47,000日元 |
| 10 | 52,000日元 |
※不含代理费。以PCT国际申请为基础的实用新型,根据国际检索报告的制作机构适用较低的费用。
与1项权利要求的实用新型申请时官费20,600日元相比,评价书的费用并不低。如果在日本维权的可能性较大,请提前把这笔费用计入预算。
评价书在维权之外也有用处
技术评价书不仅用于警告和诉讼。在许可或转让实用新型权的谈判中,对方经常会问"这项权利真的有效吗",肯定性的评价书可以作为客观说明权利价值的依据。向日本的经销商或电商平台说明自家产品受实用新型保护时,有评价书也更有说服力。反之,如果评价结果为否定,权利的价值反而会下降,所以请明确目的后再决定是否请求。
维权第一步:出示评价书进行警告(第29条之2)
根据日本实用新型法第29条之2,实用新型权利人在出示技术评价书进行警告之前,不得对侵权方行使权利,请求停止侵权和请求损害赔偿都是如此。实际维权一般按以下顺序进行:
- 1. 请求技术评价书(如尚未取得)
- 2. 仔细阅读评价结果:相关权利要求的新颖性、创造性是否被否定
- 3. 发出警告函:随函附上评价书副本
- 4. 协商或起诉:对方不回应时,请求停止侵权或损害赔偿
专利可以直接发警告函或起诉,而实用新型必须"先取得评价书"。评价书的出具需要一定时间,越是急于维权,越要尽早准备。
评价结果为否定时
如果评价书认为不具备新颖性或创造性,凭它发出警告很难让对方接受,强行维权还会大大增加下文所述的赔偿风险。请暂停行动,先与日本专利代理人商量下一步。
实用新型被宣告无效时的赔偿责任(第29条之3)
权利人行使实用新型权或发出警告后,如果该实用新型注册被宣告无效,权利人需要赔偿因行使权利或警告给对方造成的损失(第29条之3)。例如,日本经销商因收到您的警告而停止销售,之后权利被宣告无效,您可能需要赔偿对方的销售损失。
但权利人已尽到相当注意义务的,不承担该责任。根据法律规定,基于肯定性的技术评价(未否定可注册性的评价)行使权利,是尽到相当注意义务的情形之一。即便如此,也不要把好的评价书当作万能保证,行动前还应确认是否存在评价书未引用的相关现有技术。
这一点对中国权利人尤其重要。中国的实用新型专利评价报告与日本的技术评价书在制度上的作用并不相同,请不要把在中国的维权做法直接照搬到日本。
注意请求时机:评价书可能让您失去转专利的机会
这里有一个策略上的陷阱:权利人自己请求技术评价后,就不能再基于该实用新型注册提出专利申请。如果将来可能想升级为专利,请求评价书前请慎重考虑。反之,如果既不打算维权也不打算转专利,就没有必要取得评价书。
实用新型转为专利(日本专利法第46条之2)
常见的策略是先用实用新型快速取得权利,等产品销售成功后再转为更稳定的专利。日本法律通过基于实用新型注册的专利申请制度允许这样做。
主要条件
- 须在实用新型申请日起3年内提出。
- 需满足一定条件,例如权利人未请求技术评价(第三方请求后超过规定期间的也不可以)等。
- 必须放弃实用新型权。
- 专利申请视为在原实用新型申请日提出。
- 与普通专利申请一样,需要提出实质审查请求并通过审查。
这种"两步走"策略可以兼顾早期保护和之后经过审查的稳定权利。代价是需要放弃实用新型权,并等待专利审查。请留意3年期限,尽早做出决定。建议在实用新型注册后定期回顾产品的销售情况和仿冒风险,在期限届满前留出足够时间准备专利申请文件。
专利申请转为实用新型
反过来也可以。如果专利申请在审查中遇到困难,例如审查员质疑创造性,可以在专利申请日起9年6个月内将其变更为实用新型申请,但收到首次驳回决定(拒绝查定)后超过3个月的不能变更。
变更后的申请保留原申请日。但要注意,实用新型的保护期限是自该申请日起10年,剩余期限可能较短;而且只有涉及物品形状、构造或组合的内容才能转为实用新型。
给海外权利人的实用建议
实用建议
- 申请前先检索:降低评价结果为否定或权利被宣告无效的风险。
- 有策略地请求评价书:在仍可能转专利时暂缓请求。
- 没有评价书不要发警告:没有评价书不能行使权利。
- 评价为否定时及时止步:权利被宣告无效时可能承担赔偿责任。
- 通过日本专利代理人办理:在日本没有住所的权利人办理日本特许厅手续必须委托代理人,警告函也应按日本法律审核。
常见问题
- Q. 没有技术评价书可以发警告函吗?
A. 请求停止侵权或损害赔偿等行使权利的行为,必须先出示评价书进行警告。没有评价书的强硬警告不符合这一要件,还可能引发纠纷,最好避免。 - Q. 评价书要多少钱?
A. 官费为42,000日元+1,000日元×权利要求数(1项为43,000日元),另加代理费。以PCT为基础的实用新型适用较低费用。 - Q. 我们收到了基于日本实用新型的警告函,怎么办?
A. 先确认是否附有技术评价书以及评价内容。任何人都可以请求技术评价,如果没有附评价书或对结论有疑问,请咨询日本专利代理人。 - Q. 实用新型最晚什么时候可以转专利?
A. 自实用新型申请日起3年内,并需满足未请求技术评价等条件。转专利时需放弃实用新型权。 - Q. 可以用中文沟通吗?
A. 可以。所有案件均由日本专利代理人本人亲自办理,可用中文、英文沟通,支持银行汇款或PayPal(日元结算)。
本文总结
- 实用新型技术评价书是日本特许厅审查员对权利有效性的意见,任何人可随时请求。
- 官费为42,000日元+1,000日元×权利要求数。
- 行使权利前必须出示评价书进行警告(第29条之2)。
- 权利被宣告无效时,除非已尽相当注意义务,否则须承担赔偿责任(第29条之3)。
- 实用新型3年内可转专利(未请求评价);专利申请9年6个月内可转实用新型。
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日本专利代理人 叶野徹