商標の分割出願とは？一部の商品だけ拒絶されたときの補正・分割の使い分けを弁理士が解説

悩んでいる方

商標の拒絶理由通知が来たけど、指定商品の一部だけが問題みたい。全部登録できなくなるの？

こうした疑問にお答えします。

海外ブランドの日本法人や輸入代理店のご担当者から、「本社から『登録番号が早く欲しい』と言われているのに、拒絶理由通知が来てしまった。しかも問題になっているのは10個以上ある商品のうち2つだけ」というご相談をよくいただきます。

日本の商標審査では、拒絶理由が一部の商品だけに関するものでも、その理由が解消されない限り出願全体が登録になりません。この記事では、海外のお客様からの商標出願を数多く扱ってきた特許事務所BrandAgentの弁理士・叶野徹が、削除補正と分割出願の使い分けを解説します。

一部の商品の拒絶で、出願全体が止まる

日本の商標出願は、1つの出願で複数の区分・複数の商品やサービスを指定できます。ただし審査の結論（査定）は出願ごとに1つです。たとえば「かばん」についてだけ先行登録商標と類似すると判断され、「被服」「履物」には問題がない場合でも、「かばん」の拒絶理由を解消するか、「かばん」を指定から外さない限り、被服・履物についても登録になりません。

拒絶理由通知への応答は、通知書に記載された期間内に行います。特許庁の方式審査便覧では、国内居住者は40日、在外者は原則3か月とされています。期間内の請求で1か月延長（手数料2,100円）、期間経過後の請求で2か月延長（手数料4,200円）できますが、期間内に意見書を出した後は経過後の延長はできません。海外の出願人の場合、本社の意思決定に時間がかかることも多いので、早めに方針を決めておくことが大切です。

方法1：問題の商品を削除する補正

最もシンプルなのは、拒絶理由が指摘された商品を手続補正書で削除する方法です。拒絶理由がその商品だけに関するものであれば、削除によって理由が解消し、残りの商品で登録査定に進むことができます。

• メリット：早くて費用も少ない。特許庁の料金表には商標の補正手数料は掲載されていません。
• デメリット：削除した商品は元に戻せません。補正で指定商品を追加したり範囲を広げたりすることはできないため、後で必要になったら、新たな出願日で出願し直すことになります。

「念のため」入れていたけれど実際には扱っていない商品であれば、削除補正が合理的です。

なお、削除する範囲は「拒絶理由が指摘された商品だけ」に絞るのが基本です。広めに削ると、本来守れたはずの商品まで失ってしまいます。逆に、包括的な表示の一部だけが問題になっている場合は、表示を具体的な商品に書き分けて問題の部分だけを外す、という補正が可能なこともあります。どこまで削るかは、通知書の引用商標と指定商品を一つずつ照らし合わせて判断します。

方法2：分割出願で切り出す

拒絶された商品も事業上大切な場合は、その商品を新しい出願（分割出願）として切り出し、そちらで争い続けることができます。元の出願（親出願）は問題のない商品だけになるので、先に登録へ進めます。

商標法第10条と特許庁の解説によると、分割が適法と認められるには次の要件が必要です。

• 親出願が審査・審判・再審に係属していること（または拒絶審決に対する訴えが裁判所に係属していること）
• 親出願の出願手数料が納付されていること（2018年6月9日施行の改正で追加）
• 分割出願の商標が親出願と同一であること
• 分割出願の指定商品・役務が、分割直前の親出願の指定商品・役務の一部であること
• 分割出願と同時に、親出願からその商品・役務を削除する補正をしていること

要件を満たせば、分割出願は親出願の時にしたものとみなされ、後から出願した第三者に対する先願の地位を維持できます。要件を欠く場合（削除の補正を同時にしていない等）は、出願日が遡及しない旨が特許庁から通知されます。

また商標審査基準では、類似商品・役務審査基準で1つの包括表示に含まれる商品であっても、個々の商品ごとに分割できるとされています。

分割したあとの流れ

親出願は拒絶理由のある商品がなくなるので、登録査定に進むことができます。分割出願は別に審査され、意見書で反論する、引用商標の権利消滅を待つ、使われていない引用商標に不使用取消審判を請求する、引用商標の権利者と交渉する、といった対応をじっくり進められます。必要な登録が、その結論待ちで止まることはありません。

時期：査定が出る前に分割する

分割は出願が係属していることが前提です。審査官が査定（登録査定・拒絶査定）を出すと、出願はもう審査に係属していません。実務上は次のように考えます。

• ベストのタイミング：拒絶理由通知への応答（意見書・補正書）と同時に分割出願をする。
• 登録査定の後：原則として分割の機会は過ぎています。登録料は登録査定を受け取ってから30日以内に納付が必要で、登録査定を受けただけでは権利になりません。
• 拒絶査定の後：拒絶査定不服審判を請求するなどして、出願が再び係属している状態になって初めて分割できます。

なお、登録後には「商標権の分割」という別の手続があります（特許庁料金30,000円）。登録済みの権利を商品・役務ごとに分けるもので、一部の譲渡やライセンスの場面で使うものであり、拒絶理由の解消のための手続ではありません。

特許庁の料金

親出願と分割出願はそれぞれ登録になるため、同じ区分が両方に残る場合は、その区分の登録料を2回支払うことになります。拒絶された商品と残す商品が同じ区分にあるときは、この点も含めて判断しましょう。

具体例：越境ECのブランド

海外ブランドが1区分で「かばん」「財布」「傘」を指定して出願し、「財布」についてだけ先行商標が引用されたとします（架空の例です）。主力はかばんで、早く登録を得たい場合は次のように考えます。

• 財布を扱う予定がない：補正で「財布」を削除。かばん・傘で登録に進みます。
• 財布も今後の主力にしたい：「財布」を分割出願で切り出し（元の出願日を維持）、同時に親出願から削除。親出願は登録に進み、財布の争いは分割出願で続けます。

※拒絶理由が特定の商品に限られるかどうかは、通知の内容によります。

ECモールのブランド登録との関係

Amazon.co.jpのブランド登録のページでは、場合によっては出願中の商標でも登録できること、商標庁が発行した出願番号または登録番号が必要なことが説明されています。それでも、日本で権利を行使できるのは登録された商標権です。問題のある商品を削除・分割して主力商品を早く登録させることが、実務上のゴールになることが多いです。モールの規約は変わるため、最新のガイドラインをご確認ください。

そもそも一部拒絶を避けるには

• 出願前に調査する：先行商標調査で危ない商品がわかれば、最初から外したり別出願にしたりできます。
• 実際に扱う商品を指定する：「念のため」の商品を増やすほど、抵触の可能性も増えます。
• 主力商品と不安のある商品を別出願にする：スピードを重視する場合に有効です。
• 早期審査を検討する：要件を満たせば、通常9～12か月程度の審査期間を2～3か月程度に短縮できます。

費用の目安

特許庁の料金は、出願料が3,400円＋8,600円×区分数、登録料（10年）が32,900円×区分数です。新規出願の弊所手数料は出願時1区分25,000円、登録時1区分25,000円（いずれも税別）です。出願をご依頼いただく場合、事前の商標調査は無料、ご相談・お見積りも無料です。拒絶理由への対応や分割出願の手数料は、無料でお見積りします。海外の本社とは英語・中国語でやり取りでき、お支払いはPayPal（日本円）または銀行振込に対応しています。

よくある質問

• Q. 削除した商品を後から戻せますか？
  A. 戻せません。補正で商品を追加したり範囲を広げたりすることはできないため、新たに出願し直すことになります。
• Q. 分割出願は元の出願日・優先権を維持できますか？
  A. 要件を満たせば、親出願の時にしたものとみなされます。遡及が認められない場合は特許庁から通知があります。
• Q. 登録査定が出た後でも分割できますか？
  A. 原則としてできません。分割は拒絶理由通知に応答する段階で検討してください。
• Q. 他の事務所で出願した案件の応答だけ頼めますか？
  A. 可能です。通知書を拝見し、削除・分割・反論のどれが適切かをご提案します。すべての案件を弁理士本人が担当し、弊所は商標出願の代理実績4,000件超です。

まとめ

• 一部の商品に拒絶理由があると、出願全体が登録になりません。
• 重要でない商品は削除補正で外すのが早くて安価ですが、元には戻せません。
• 重要な商品は分割出願で切り出せば、元の出願日を維持しつつ親出願を先に登録できます。
• 分割は出願の係属中に、できれば拒絶理由への応答と同時に行います。
• マドプロの日本指定は分割できないため、柔軟性を重視するなら直接出願も選択肢です。

弊所は商標出願の代理実績4,000件超で、すべての案件を弁理士本人が担当しています。一部拒絶への対応や分割出願でお悩みの方は、特許事務所BrandAgentまでお気軽にご相談ください。